Markaların tescil edildiği emtia ve sınıflarda kural olarak belirli bir süre içerisinde kullanılıyor olması gerekmektedir. Bu hususa mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK’da hem bir iptal sebebi hem de hükümsüzlük sebebi olarak yer verilmiş daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından her iki madde de mülkiyet hakkının Olağan dönemde çıkan KHK ile sınırlandırılamayacağından bahisle iptal edilse de ,10/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’nda markanın kullanılmaması sadece bir iptal sebebi olarak öngörülmüştür.
Dolayısıyla aşağıda da izah edileceği üzere markanın Kullanılması şartını gerçekleştirmeyen marka sahipleri,ilgili kişiler tarafından açılacak kullanmamaya dayalı iptal davasıyla karşı karşıya kalabilmektedir. Yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 9. Maddesinde bu husus:
‘Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.’’ Hükmüyle açık bir şekilde ortaya konulmuştur.
Kanun koyucunun böyle bir hüküm koymasındaki amaç markayı kullanmadığı sınıf ve emtialarda haksız yere tescil eden kişilerin önüne geçmektir.
Markanın Ciddi Kullanılma Kavramı ve Şartı
Markayı kullanmaktan kasıt markanın tescilli olduğu hizmet ve emtialarda ciddi bir kullanımının olması gerekmektedir. Kanunda belirtilen ‘’ciddi kullanıma’’ yönelik bir açıklama yer almasa, kastedilen markanın pazar yaratma ya da da pazardaki etkinliği koruyacak ölçüde mal ve hizmetlerde kullanılması olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda örneğin marka sahibinin markanın o emtia ve sınıflarda kullanıldığı izlenimi yaratmak amacıyla sembolik üretimleri ya da defter ve kayıtlarına bu sembolik üretimleri işlemeleri markanın ciddi kullanım şartını karşılamamaktadır.
5 yıllık Sürenin Başlangıcı
Marka başvurusundan itibaren tescile kadar geçen zaman da kullanma zorunluluğu bulunmayıp tescil prosedürü uzun sürebileceğinden, kanunda da 5 yıllık sürenin başlangıcı olarak tescil tarihi öngörülmüştür. Yine markanın devrinde veya lisans olarak kullandırılmasında bu 5 yıllık süreler yeniden başlamayacak olup tescil tarihi esas alınacaktır.
Markanın Lisans Yoluyla Kullanılmasının Kullanmamaya Dayalı İptal Davasına Etkisi
Markanın üçüncü kişiye lisans verme yoluyla kullandırılması mümkündür. Ancak Olası bir kullanmamaya dayalı iptal davasında lisans alan kişinin de yukarıda bahsedilen ciddi kullanım şartını gerçekleştirmesi gerekmekte olup sırf lisans vermek marka kullanımının varlığına bir karine oluşturmayacaktır.
Markayı Kullanma Sayılan Haller
a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.
(c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.
Yukarıdaki hususlar kanunda belirtilmiş olup bu kapsamdaki kullanımlarda markanın kullanımının gerçekleştiği kabul edilecektir Ancak yukarıda bahsedilen ciddi kullanım olgusunun bu hallerde de gerçekleşmesi gereklidir.
Markalarda Kullanmamaya Dayalı İptal Davalarında İspat Yükü
Kural olarak HMK ve TMK gereği iddia sahibinin iddiasını ispat yükü altında olsa da bu davalarda ispat yükü yer değiştirmekte ve davalıya geçmektedir. Bu bağlamda marka sahibine karşı açılan kullanmamaya dayalı iptal davalarında marka sahibi markayı kullandığını ispatla yükümlüdür. İspat olarak markanın ilgili emtia ve sınıflarda kullanıldığını gösteren dergi, broşür, görseller, fatura vb. her türlü delil gösterilebilir..
Kullanmamaya Dayalı İptal Davalarında Görevli Mahkeme
Yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’ndaki en önemli değişikliklerden biri kullanmamaya dayalı iptal taleplerinin Türk Marka Kurumu’na (eski adıyla Türk Patent Enstitüsü) yetkili kılınmış olmasıdır. Ancak geçici 4. Madde’de
(1) 26’ncı madde hükmü yürürlüğe girene kadar, iptal yetkisi, anılan maddedeki usul ve esaslara göre mahkemeler tarafından kullanılır.
(2) 26’ncı maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mahkemeler tarafından görülmekte olan iptal davaları mahkemeler tarafından sonuçlandırılır.
(3) Mahkemelerin bu madde hükmüne göre vermiş olduğu kararlar kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından Kuruma resen gönderilir.’’
Şeklinde 26. Madde yürürlüğe girene kadar bu taleplere mahkemelerin bakacağı kararlaştırılmıştır.
26. Maddenin Yürürlük tarihi ise Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 192/1- a maddesinde belirtildiği üzere Kanun’un yayım tarihinden itibaren 7 yıl sonra kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda 10 Ocak 2024’e kadar kullanmamaya dayalı iptal taleplerine Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri bakacaktır. Bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde de Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmakla görevlidir.
Yetkili Mahkeme
Üçüncü kişiler tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Sınai mülkiyet hakkı başvurusu veya sınai mülkiyet hak sahibinin Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde de sicilde kayıtlı vekilinin işyerinin bulunduğu adreste dava açılabilir.